Freedom to operate

1   Grundsätze

Für jedes Unternehmen ist die Freiheit, vorwärts gehen zu können und zu handeln, von enormer Wichtigkeit. Patente von Mitbewerbern, von Kunden oder auch von Lieferanten können diese Freiheit aber stark beschränken, wenn das eigenen Produkt in den Schutzbereich eines solchen Patents eingreift. Es ist deshalb wichtig, die möglichen Hindernisse frühzeitig zu erkennen, so dass man als Unternehmen darauf reagieren kann, bevor man in eine Zwangslage kommt. Wer also mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt, oder mit seinem Produkt in einen neuen Markt eindringen will, muss sich ein klares Bild von der Schutzrechtssituation verschaffen. Die dafür erforderlichen Recherchen und Analysen sind unter der Bezeichnung „FTO“ (Freedom to operate) bekannt.

Der Weg zur FTO kann aufwändig und steinig sein. An sich muss man schon dann mit einer FTO-Analyse beginnen, wenn das Produkt noch gar nicht existiert. Es macht nämlich keinen Sinn, eine Entwicklung voranzutreiben, die in eine absehbare Sackgasse läuft. Wann immer während der Entwicklung eine Lösung für ein Problem gefunden wird, die man im Produkt verwenden möchte, sollte man eine FTO-Abklärung für dieses Feature machen. Und wenn das Produkt fertig ist wird nochmals ein Tour d’Horizon nötig sein, um alle früheren Abklärungen zu ergänzen und zu verifizieren. Im Lauf dieses Prozesses kann es mitunter vorkommen, dass man eine gute technische Lösung aufgeben muss, weil sie patentiert ist. Das ist unter Umständen hart. Wenn man aber diese Hindernisse als Chance nutzt, kann mitunter eine neue und patentfähige Lösung resultieren, die besser ist als die ursprünglich gewollte Lösung.

2   Unterschied zwischen Verletzungsprüfung (FTO) und Neuheitsprüfung (Patentierung)

Häufig wird die Frage gestellt: Weshalb kann man nicht einfach dadurch um die FTO-Abklärung herum kommen, dass man selbst ein Patent anmeldet?

Die Antwort lautet: Weil eine Verletzungsprüfung etwas anderes ist als eine Neuheitsprüfung.

Bei der Verletzungsprüfung untersucht man, ob ein aktuelles Produkt („jüngere Ausführungsform“) unter einen (vor dem Produkt angemeldeten) „älteren Anspruch“ fällt.

Bei der Neuheitsprüfung eines Patents muss man etwas ausholen. Sie hat nämlich gewisse Besonderheiten.

Am Anfang einer Erfindung steht in der Regel eine konkrete technische Lösung. Der Patentanwalt wird nun aber nicht einfach diese Lösung mit all ihren Detailmerkmalen in den Anspruch schreiben, sondern eine Abstraktion vornehmen, um einen möglichst grossen „grauen Bereich“ als Schutz um die konkrete Lösung herum zu ziehen.

Das Patentamt prüft den angemeldeten Patentanspruch hinsichtlich der Neuheit wie folgt:

1.        Es führt eine Recherche nach Stand der Technik durch. Diese Recherche beschränkt sich hauptsächlich auf die Patentliteratur.

2.        Es prüft, ob es im Stand der Technik eine konkrete technische Lösung gibt, die unter den „grauen Bereich“ des Patentanspruchs fällt. Bei Patentveröffentlichungen als Stand der Technik wird der Prüfer dabei nur die konkreten Ausführungsbeispiele als Entgegenhaltung analysieren, nicht aber den „grauen Bereich“ der damaligen abstrakten Ansprüche. Wenn es im Stand der Technik kein Ausführungsbeispiel gibt, das in den „grauen Bereich“ des angemeldeten Anspruchs fällt, dann erfüllt der angemeldete Anspruch den Neuheitstest.

Dies zeigt, dass jüngeren Ansprüche nicht auf Kollision mit ältere Ansprüchen geprüft werden. Es wird nur geprüft, ob ältere Ausführungsbeispiele mit dem jüngeren Anspruch kollidieren. Es ist daher durchaus möglich, dass ein jüngerer Anspruch neu ist, obwohl er mit dem „grauen Bereich“ eines älteren Anspruchs überlappt.

Auf den Punkt gebracht kann man sagen: Bei der Neuheitsprüfung werden jüngere Ansprüche mit älteren Ausführungsbeispielen verglichen.

Bei der Patentverletzung werden dagegen ältere Ansprüche mit jüngeren Ausführungsbeispielen verglichen.

Das sind zwei verschiedene Tests. Und deshalb ist die Abklärung einer Patentverletzung etwas anderes als die Abklärung der Neuheit. Konsequenz: ein Patent anzumelden schützt nicht vor der Verletzung von älteren Ansprüchen.