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17.01.2018

USA: Undurchsetzbarkeit des Patents wegen „inequitable conduct“ (CAFC, Regeneron v. Merus)

Wenn der Anmelder im Prüfungsverfahren mit Täuschungsabsicht dem US-Patentamt relevante Entgegenhaltungen vorenthält, dann ist das „unbilliges Verhalten“ und hat zur Folge, dass das Patent im Streitfall nicht durchsetzbar ist. Die Täuschungsabsicht muss nicht direkt bewiesen werden, vielmehr kann sie aus den Umständen abgeleitet werden. So kann auch aus einem Fehlverhalten im Patentprozess auf eine Täuschungsabsicht im früheren Prüfungsverfahren geschlossen werden.

Regeneron klagte Merus ein wegen Verletzung des Streitpatents. Merus setzte sich mit dem Einwand zur Wehr, das Patent sei undurchsetzbar („unenforceable“) wegen unbilligem Verhalten („inequitable conduct“). Regeneron habe im Prüfungsverfahren vier relevante Entgegenhaltungen (prior art) zurückbehalten, von denen sie Kenntnis hatte. Regeneron seinerseits erwiderte, dass die Entgegenhaltungen nur kumulativ bezüglich der bereits vom Prüfer berücksichtigten Schriften seien. Zudem habe keine konkrete Absicht bestanden, das Patentamt zu täuschen.

Das Gericht erster Instanz (District Court) setzte zwei Verhandlungen an. In der ersten sollte die Relevanz der Entgegenhaltungen behandelt werden und in der zweiten die Täuschungsabsicht. Allerdings fand nur die erste Verhandlung statt. Das Gericht ermittelte die vernünftigerweise breiteste Auslegung („Broadest reasonable interpretation“) des Anspruchs und kam zum Schluss, dass ein vernünftiger Prüfer das Patent nur erteilt hatte, weil ihm die zurückgehaltenen Entgegenhaltungen nicht vorgelegen hatten („but-for materiality“). Aus der Verfahrensführung der Klägerin in Bezug auf die Ermittlung der Täuschungsabsicht zog das Gericht zulasten von Regeneron den Schluss, dass Regeneron im Prüfungsverfahren wohl eine Täuschungsabsicht hatte. Das Gericht entschied deshalb, dass das Patent undurchsetzbar sei.

Seinem Urteil lag folgender Tatbestand zu Grunde:

Im Vorfeld der gentechnischen Patentanmeldung hatten zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von Regeneron, die auch bei den zurückgehaltenen Vorveröffentlichungen mitgewirkt hatten, mit einem Erfinder des Streitpatents über die Würdigung der Entgegenhaltungen korrespondiert und Bedenken hinsichtlich der Korrektheit der Würdigung geäussert.

Im Prüfungsverfahren wies der Prüfer die Ansprüche wiederholt zurück. Obwohl der unternehmensinterne Patentanwalt die Ansprüche im Verlauf des Verfahrens auf das zusätzliche Merkmal eingeschränkt hatte, nämlich dass die menschlichen Gensegmente an einem „endogenen“ Maus-Immunoglobulin-Locus eingefügt werden, hielt der Prüfer an der Zurückweisung fest. Erst als der Patentanwalt eine Präsentation vorlegte, in welcher behauptet wird, dass Regeneron eine kommerzielle Ausführungsform der Erfindung entwickelt habe, die überraschende Ergebnisse zeige, und diese Präsentation in einem persönlichen Interview mit dem Prüfer diskutiert hatte, liess der Prüfer die beantragten Ansprüche zur Erteilung zu. Im Rahmen des Patentprozesses war dann aber unbestritten, dass Regeneron zum damaligen Zeitpunkt kein solches kommerzielles Produkt entwickelt hatte und dass die entsprechende Behauptung in der Präsentation also falsch war.

Kurz bevor das Patentamt die Patenterteilung ankündigte („allowance“), machte eine Drittpartei beim USPTO eine Eingabe gegen eine parallele Anmeldung von Regeneron und zitierte drei Vorveröffentlichungen („third party submission“). Eine vierte Entgegenhaltung war eine Patentanmeldung, die von gewissen Autoren der Vorveröffentlichungen stammte. Regeneron legte diese Entgegenhaltungen auch in den Prüfungsverfahren zu weiteren parallelen Anmeldungen mit ähnlichen Ansprüchen vor, aber nicht zu der Anmeldung des Streitpatents. Das Gericht ging davon aus, dass Regeneron diese Entgegenhaltungen mit Täuschungsabsicht dem Prüfer des Streitpatents nicht vorlegte.

Im Discovery-Verfahren des Patentprozesses hielt Regeneron immer wieder Unterlagen zurück, die sie eigentlich zur Verfügung hatten und hätten vorlegen müssen. Zum Beispiel:

·         Auf die gerichtliche Aufforderung, eine Merkmalsanalyse vorzulegen, reagierte der (erfahrene) Prozessanwalt von Regeneron, er verstehe nicht, was das Gericht damit genau meine und wie der Anspruch aufzugliedern sei.

·         Auf die gerichtliche Aufforderung, eine Auslegung des Anspruchs vorzulegen, erklärte der Prozessanwalt, dass der Anspruch klar sei und keiner Auslegung bedürfe.

·         Ein wichtiges Memo des externen Patentanwalts Dr. Jones wurde zunächst auf der Liste der Dokumente aufgeführt, die das Attorney/Client Privilege geniessen, es wurde aber im Prozess am Vorabend vor der Zeugenbefragung des Patentanwalts – also in letzter Sekunde - von der Liste genommen und dem Gericht doch noch vorgelegt.

·         Als das Gericht Regeneron aufforderte, alle Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Dr. Jones Memo stehen, vorzulegen, legte Regeneron nur einige wenige Dokumente vor, obwohl sich später herausstellte, dass viel mehr Dokumente hätten angegeben werden müssen.

·         Auf der Liste der vom Attorney/client Privilege gedeckten Dokumente waren viele, die die Anforderungen für diesen rechtlichen Geheimhaltungsschutz gar nicht erfüllten.

·         Nach dem Discovery-Verfahren wurde eine Erklärung (Affidavit) des inhouse Patentanwalts vorgelegt, in welchem zu diversen Themen Aussagen gemacht wurde, wobei diese Themen in vielen Dokumenten der Liste der geschützten Dokumente enthalten waren. Damit war das Ergebnis des Discovery-Verfahrens in Frage gestellt.

Das Gericht erachtete Sanktionen gegen Regeneron wegen dieser Prozessführung als unerlässlich. Es entschied, dass die Umstände die Schlussfolgerung zuliessen, dass Regeneron im Prüfungsverfahren Täuschungsabsicht hatte, und dass die sich daraus ergebende Konsequenz der Undurchsetzbarkeit des Patents  die einzig angemessene Massnahme ist.

Gegen dieses Urteil erhob Regeneron Beschwerde beim Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). Es sei nach ständiger Rechtsprechung nicht zulässig, aus dem Verhalten im Patentprozess zu schliessen, dass im früheren Prüfungsverfahren Täuschungsabsicht bestanden habe.

Der CAFC weist die Beschwerde zurück. Der District Court habe sich nicht nur auf das Verhalten im Patentprozess abgestützt. Vielmehr hatte Regeneron im Patentprozess die Ermittlung der Fakten und Umstände behindert, die das damaligen Prüfungsverfahren betrafen.

Anmerkung: Für den Patentverletzer ist es meist schwierig, wenn nicht unmöglich nachzuweisen, dass der Patentinhaber im Prüfungsverfahren eine Täuschungsabsicht hatte. Hier hilft ihm die Rechtsprechung, dass man die Täuschungsabsicht auch aus den Umständen ableiten kann. Dabei kann der gesamte Verlauf der Fallgeschichte eine Rolle spielen. In einem krassen Fall wie dem vorliegenden kann auch ein listenreich geführter Patentprozess nicht helfen.